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案 例
2003年3月24日，国家知识产权局专利复审委员会作出第4937号无效宣告请求审查决定，该决定涉及1999年11月17日授权公告，名称为“锤砸式订扣机”的第98245891．6号实用新型专利，其申请日为1998年12月3日。
针对该专利权，请求人向专利复审委员会提出了宣告其无效的请求，以本专利不具备创造性为由请求宣告该专利权无效。请求人提交了如下两份对比文件以支持其主张：
对比文件1：欧洲专利公开说明书EP0546299A1及其相关部分的中文译文，公开日为1993年6月16日；
对比文件2：中国发明专利说明书CN1030938C，授权公告日为1996年2月7日。
针对该无效宣告请求，被请求人进行了意见陈述，同时修改了权利要求书。被请求人认为本专利相对于对比文件1、2具备创造性的主要理由为：本专利设计了上冲头和下冲头，从图4中可见，上冲头为一大冲头，下面有6个下冲头，可解决订6个U型钉的难题，而对比文件为整体冲头。
被请求人请求修改的权利要求书如下：
“1．锤砸式订扣机，是由机体、机头和穿条构成，其特征是机座（1）上固定有定位块（2），定位块（2）上有穿条孔（7），穿条孔（7）内装有穿条（20），机座（1）上在导柱孔（6）内经导向柱（9）装有导柱板（10），其上装有机头壳（13），机座（1）的下模板（3）上有月牙槽（8）和定位销（4），经机头壳（13）侧面装有导向销（11）和把手杆（14），机头壳（13）内装有上冲头（15），上冲头（15）下部机头壳（13）内装有下冲头（18），其下部有下冲头孔（19）。
2．根据权利要求1所述的锤砸式订扣机，其特征在于导向柱（9）由垫片（16）和螺母（17）固定在导柱板（10）上。
3．根据权利要求1所述的锤砸式订扣机，其特征在于机座（1）呈L型截面。”
经审查，合议组根据请求人提交的对比文件1认定了以下事实，将本专利权利要求1与对比文件1相比，其主要区别在于：两者的冲头结构不同，本专利中冲头分成上冲头和下冲头，而对比文件1中冲头为一整体冲头。而冲头设置成一整体结构还是分体结构，对于技术方案的实施并无实质性区别。因为就力的传递而言，无论是整体冲头还是分体冲头，其力均是由上自下传递，进而将钉订于带上。故本专利与对比文件1相比属于结构上的简单变化，且两者的作用及效果是相同的。在该对比文件1所给出的技术启示或教导下得出权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。权利要求1与对比文件1相比，缺乏实质性特点和进
步，不具备创造性。权利要求2的附加技术特征属于本领域的常规技术手段，而权利要求3的附加技术特征也被对比文件1所披露，故权利要求2和3也不具备创造性。
被请求人不服专利复审委员会作出的上述无效宣告审查决定，向法院提起行政诉讼。原告与被告争辩的焦点在于如何理解涉案专利中的下冲头。
一审法院经过审理后认为，“对比文件1中的冲头为一个整体冲头，而涉案专利的冲头分成上冲头和下冲头。虽然，在涉案专利权利要求书中的确没有记载下冲头可以是多个冲头的技术方案。但是，从涉案专利的说明书和附图的描述，可以看出下冲头可以是一个或者多个分冲头，并可以同时完成订多个扣的工作。因此涉案专利与对比文件1两种冲头的结构和技术效果均不同，具有创造性”。
专利复审委员会不服一审判决，提起上诉。二审法院在查明案件事实后认为，一审判决与复审决定的主要分歧为，专利说明书及附图记载的技术特征超出了权利要求书记载的内容时，其超出部分能否被确定为专利要求保护的技术特征，即能否作为本专利新颖性、创造性、实用性的依据。
本案中，由于涉案专利技术方案中有6个下冲头的技术内容在权利要求中未做表述，虽其在附图中有数个冲头的图示，但6个下冲头的技术启示并不明确，且也未纳入权利要求，故在涉案专利说明书中关于“一次完成6个钉子”的表述不能用来解释和补充权利要求。因此，涉案专利“6个冲头”的技术特征不能纳入保护范围并作为判断涉案专利三性的依据。一审法院关于“对比文件1与涉案专利对比，两种冲头的结构和技术效果均不同”的表述与合法性审查的要求不符。最终，二审判决撤销一审判决，维持了专利复审委员会第4937号决定。
案例评析
1．对权利要求所要求保护的技术方案作扩大性解释所产生的问题
专利法第56条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”
专利审查指南第二部分第八章4．7．2规定：“说明书作为权利要求书的依据，在确定专利权的保护范围时，用于解释权利要求。”
专利审查指南第二部分第二章3．2．2规定：“权利要求的保护范围应当根据其所用词的词义来理解。”
对权利要求解释的重要作用，首先在于弥补因权利要求术语在表述上存在不清楚或导致多义理解的缺陷。但是，如果将仅反映在说明书及附图中而未记载在权利要求书中的技术特征或者技术方案通过“解释”纳入到专利保护范围，则超越了解释的功能。这与专利侵权判断中所采用的一般原则也不相一致。
由此可能带来的问题是，一方面，在无效宣告请求程序中，未限定的特征被“解释”到权利要求中，从而达到维持专利的结果。但是，另一方面，由于对权利要求的解释并不等于对权利要求的修改。因此，在专利侵权程序中，确定保护范围的依据仍然是权利要求，权利要求中未记载的技术特征不得解释到权利要求保护的范围中。
2．本案中对涉案专利权利要求技术方案的理解
本案主要涉及创造性判断时如何看待存在于说明书中的技术特征的问题。
在本案的行政诉讼中，一审法院对涉案专利创造性的判断是建立在对权利要求的解释之上。涉案专利权利要求1中对下冲头限定仅为“上冲头（15）下部机头壳（13）内装有下冲头（18），其下部有下冲头孔（19）”。其中，只字未涉及到对下冲头数量的限定特征。因此，对于权利要求中没有涉及到的特征不存在解释的基础。
本案一审判决在承认“虽然权利要求1中没有记载„下冲头可以是多个冲头‟的技术方案”的前提下，认为：“但根据说明书和附图的描述，可将权利要求1中的„下冲头‟理解成„多个冲头‟、„并带来了对比文件1中没有的一次订6个U型钉的技术效果‟，从而认为涉案专利具有创造性。”此观点实际上是将权利要求中未提及的特征等同于上位概念并进而将其解释为说明书中“包含”的某种特征。
此外，从权利要求中提及到“下冲头”以及说明书背景技术中提到现有技术存在的缺陷之一是不能一次订六个U型钉，并不能无歧义地理解到此下冲头必然是由多个冲头构成。
首先，根据现有技术，一个冲头并不限于钉一个U型钉。例如在对比文件1、2中都公开了一个冲头同时钉两个U型钉的方案。其次，根据本领域技术常识，将一个整体的冲头分为上下两体冲头，其欲达到的技术效果有多种可能。例如，上冲头面与下冲头面所需要的工作面积不同，特别是在下冲头同时钉若干U型钉的情况下，因此，从简化加工工艺和节省材料的角度，将其制成两体，是机械领域中常用的一种制造方式。因此，仅仅根据冲头被分为两体而将其解释为多个冲头构成，也缺乏解释的唯一性。
基于上述原因，合议组在无效审查程序中，没有将“多个分冲头”的特征解释到权利要求中。因此，专利复审委员会第4937号无效审查决定认为，“将本专利与对比文件1相比两者冲头的区别仅在于，对比文件1的冲头为一整体冲头，而涉案专利为分成上、下的分体冲头。然而，这一区别是属于结构上的简单变化，对于本领域普通技术人员来说是显而易见的，而且也未带来预料不到的技术效果，不具有创造性”。其认定事实是正确的，符合专利法第22条第3款关于创造性的规定以及审查指南关于创造性的审查原则。
专利审查指南第二部分第四章5．4也作出规定：发明对现有技术作出贡献的技术特征，应当写入权利要求书中；否则，即使说明书有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。审查指南第四部分第三章5．4进一步规定：“在无效宣告程序中，对发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”可见，对说明书和附图明显可见的而权利要求未涉及的技术特征都不允许附加到权利要求中。因此， 就本案来说，不能将说明书未记载的且附图看出的“3个小冲头”作为“多个冲头”附加或解释到权利要求中，也不能以其对权利要求进行限定，更不能以其作为判断涉案专利具有创造性的依据。而一审判决在说明书中没有任何文字记载的情况下，将权利要求1中的“下冲头”解释成“多个冲头”，并仅以其作为判断涉案专利具有创造性的依据，从而认定涉案专利具有创造性显然违反了审查指南的相关规定。
另外，需要说明的是，根据审查指南的规定，实用新型创造性的审查参考发明创造性的审查，因此，在实际评述实用新型的创造性时，审查员在措辞上往往借用“非显而易见性”的措辞。（黄玉平）
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