发明和实用新型专利权利要求解释原则初探

２００９年１１月　常熟理工学院学报（哲学社会科学）　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈａｎｇｓｈｕ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ＆Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）　Ｎｏｖ．，２００９　Ｎｏ．１１　第１１期　发明和实用新型专利权利要求解释原则初探　王忠敏　（山东大学法学院，济南２５０１００）　摘要：当前，我国解决专利利益冲突的法律法规相对贫乏，司法解决仍是一条重要途径。而在司法解决的过　程中，法官必然通过对权利要求进行解释这一方式对冲突着的权利边界进行重新界定。其解释的过程也是对冲突　着的利益进行衡量和取舍的过程，对专利利益格局的调整有着重大影响。因此，分析权利要求解释原则，理顺各原　则的适用规则，对专利利益冲突的顺利解决至关重要。　关键词：利益冲突；侵权判定；权利要求解释；利益平衡　中图分类号：Ｄ９２３．４２　文献标识码：Ａ　文章编号：１００８—２７９４（２００９）ｌＩ—ｏｏ６４一Ｏ４　对权利要求解释的过程就是确定专利保护范围　特征全面再现，即被控侵权物与专利的必要技术特征　的过程，其目的是澄清权利要求中的模糊之处，合理　一一对应并且相同时，判定侵权成立，这种两者一模　确定专利权的保护范围。技术全球化要求专利权利　一样的侵权亦称为相同侵权。《最高人民法院关于审　要求的解释规则尽可能减少差异，这样可以使同一技　理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（《若干规　术在不同国家享受基本相当的保护。　定》）第十七条第一款为全面覆盖原则提供了依据：　我国２００８年专利法第五十九条第一款对权利要　“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的　求解释的方式采取折中原则：“发明或者实用新型专　必要技术特征所确定的范围为准”［２１７”。在实践中，全　利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及　面覆盖原则适用较为简单，出现争议较少，因此本文　附图可以用于解释权利要求的内容。”　但是，专利　仅对常见的几种情形作一归纳。　侵权的认定是以权利要求书中所记载的技术特征与　１．从字面上分析就可以认定被控侵权物的技术　被控侵权的产品或方法进行比较而确认的，不同的法　特征与专利的必要技术特征相同。如专利权利要求　官可能做出不同的选择，如等同原则何时适用，如何　书中记载的必要技术特征有ａ、ｂ、ｃ三项，被控侵权物　确定禁止反悔的范围，等同原则、禁止反悔原则与现　的技术特征也有且仅有ａ、ｂ、ｃ三项，那么二者之间的　有技术抗辩适用孰先孰后，现有技术是否需要自由才　关系就可以表示为ａｂｃ＝ａｂｃ，这就可以认为专利权的　能作为抗辩的理由，多余指定原则能否适用等。此　保护范围全面覆盖了被控侵权物，或者说被控侵权物　时，到顷各原则的适用方法和顺序就非常必要。需要　完全落入了专利权的保护范围，专利侵权成立。　说明的是，本文是在认同侵权判定原则在一定程度上　２．当被控侵权物采用的是专利独立权利要求书　亦即专利保护范围确定原则的基础上作出的分析。　中记载的必要技术特征中某一概念的下位概念时，也　一、全面覆盖原则最先适用　会被认定被控侵权物落人专利权的保护范围。如齿　轮传动是传动结构的下位概念，在其他技术特征都相　全面覆盖原则，是指被控侵权物将专利必要技术　同的前提下，如果被控侵权物采用了齿轮传动，专利　收稿日期：２００９—０６—１３　基金项目：司法部国家法制与法学理论研究项目“我国知识产权无效程序的诉讼效益研究”（０８ＳＦＢ５０１４）　作者简介：王忠敏（１９８３一），女，山东烟台人，山东大学法学院硕士生，主要研究方向为知识产权。　记载为传动结构，那么被控侵权物属于侵权。　３．当被控侵权物的技术特征比专利的必要技术　特征多时，仍可能被认定为侵权。２００８年专利法第　五十一条第一款规定：“一项取得专利权的发明或者　实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型　具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于　院民事判决书（２００１）民三提字第１号”【３　，宁波市东　方机芯总厂与江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利　权纠纷案，三次审理结果皆不尽相同，其中就涉及到　了变劣发明、事实与法律认定等问题。①以下，笔者从　等同原则适用的典型情形及何时适用进行分析：　Ｉ．侵权人比照专利保护的技术方案将被控侵权　产品的部件进行简单移位或将方法的实施步骤进行　简单的变化。如果相关领域普通技术人员认为该变　前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部　门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明　或者实用新型的强制许可。”ｎ”　但是，如果专利的必　换与专利无本质区别，并且了产生与专利相同或基本　要技术特征有ａ、ｂ、Ｃ三项，被控侵权物的技术特征有　相同的效果，则这种简单而没有实质意义的移位和变　ａ、ｂ、Ｃ、ｄ四项，若被控侵权物在其后也获得了专利授　化方式构成等同，应认定为侵权。　权，此时前一专利即基本专利，被控侵权物就成为从　２．被控侵权物与专利保护的技术特征的不同之　属专利。换言之，如果从属专利权人未经基本专利权　处是某一项公知的技术特征，而该公知技术特征在本　人许可而实施了基本专利权人的基本专利，按照专利　质上与专利保护的技术特征具有相同的目的、作用和　法的规定也构成专利侵权。进一步而言，若被控侵权　效果，这种没有本质改变的替换为等同替换。如铆钉　物一直未获得专利授权，那么其当然也构成侵权。总　和螺钉均可作为连接件使用，对于解决专利技术中的　之，只要被控侵权物具备专利权利要求的全部必要技　连接任务而言，铆钉和螺钉可以看作是相互等价的，　术特征就可适用全面覆盖原则认定侵权成立。　对此一般也应当认定为等同侵权。　二、等同原则适用及其限制　３．本领域普通技术人员不经过创造性劳动就可　以分解、合并某项技术特征，并能够实现专利技术的　等同原则是指在确定专利范围时不囿于字面词　积极效果，一般也认定为等同侵权。方法发明的权利　句，将权利要求的所有等同形式纳人专利范围，禁止　要求由连续执行的若干个步骤组成，如果侵权人把分　反悔原则和现有技术抗辩原则是等同原则下的子原　次进行的相同步骤改为一次性完成，其效果与专利方　则，是对等同原则的限制。这三个原则的适用方法与　法相同，那么这种分解或者合并仍属侵权。即使这种　适用顺序也是实践中的重点和难点问题。　分解、合并使其功能和效果劣于专利，也应当适用等　（一）等同原则　同原则认定侵权，即变劣发明在一定程度上也可以认　《若干规定》第十七条第二款：“等同特征是指与　定为构成等同侵权，这也是最高院在上述案件再审中　所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同　所作出的选择。　的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技　在对以上三种等同侵权形式的认定过程中，要特　术人员无需经过创造性的劳动就能够联想到的特　别注意不能把事实问题和法律问题的认定相混淆。　征。”　”在我国司法实践中，采用逐一技术特征等同，　等同替代，或称等同物替换，属于技术事实问题，人民　或称全部技术特征等同，但这并不是要求权利要求中　法院在认定专利客体与被控侵权客体之间是否属于　的技术特征与被控侵权物中的技术特征必须一一对　等同物替换时，有时需要借助本领域专业技术人员的　应。只要被控侵权物用一个技术特征实现了专利中　判断。但是等同物替换并非都构成专利侵权，在判断　两个以上技术特征的功能，或反之，都不影响等同认　是否构成专利侵权时仍需考虑其他构成要件。因此，　定。但在法院具体操作中，等同原则的适用并没有统　只有就等同物替换本身是否构成侵犯专利权的问题　一标准，使得同一案件一审、二审甚至再审的结果屡　才是法律问题，才属于法院的职权范围。　屡不同，如最为典型的“中华人民共和国最高人民法　对等同原则的适用时间，由于专利《审查指南》在　①南京市中级人民法院一审以被控侵权产品缺少专利保护范围中的必要技术特征判决驳回原告的诉讼请求；江苏省高级　人民法院二审以被控侵权产品中的限位装置与专利技术不属于等同技术的替代判决驳回上诉，维持原判；最终最高人民法院　以等同侵权认定侵权成立。　６５　新颖性和创造性的审查中都作出了规定，使得在审查　员内部认为等同原则适用于新颖性判断的有之，认为　其适用于创造性判断的有之，由此在遭遇抵触申请　时，经常会出现不具有新颖性但具有创造性的谬论。　鉴于新颖性审查先于创造性，笔者认为排除等同原则　悔的效力。因此，笔者认为上述案例适用禁止反悔原　则对专利权人进行限制可能更为合理。　综上，等同原则因可以适当扩大保护范围而有利　于专利权人，禁止反悔则是对专利保护范围的限制而　不利于专利权人，既然禁止反悔原则是限制性的原　那么二者的适用顺序就应是在专利权人未作出过　对新颖性的影响，仅把其适用于创造性判断可能更为　则，合理。但是，如果让等同原则适用简单地跳过新颖性　禁止反悔承诺的前提下，允许其以等同原则作适当扩　但若其与已作出的禁止反悔承诺范围的内　审查而直接进行创造性　Ｉ土断，在遭遇抵触申请时就可　大的解释；则不能再允许对这些内容使用等同原则　能导致一发明两专利的情形。因此，笔者认为，如果　容相抵触时，在创造性判断中引人抵触申请的概念，则可使等同原　则适用跳过新颖性判断直接进行创造性判断。　（二）禁止反悔原则　禁止反悔是英美法中的一项衡平法原则，我国法　作扩大解释，即优先适用禁止反悔原则。　（三）现有技术抗辩原则　依据现有技术进行抗辩符合我国民法公平原则　和诚实信用原则，特别是在我国对于实用新型不进行　律未作出明确的规定。禁止反悔原则是指“在具体案　件的审理中，法院应当审查申请人向专利局提交的专　利申请文件（包括给专利局的函件和所作的陈述）中　实质性审查，使得大量不具备新颖性或创造性的实用　新型获得了授权的情况下，现有技术抗辩在侵权诉讼　中的作用就显得尤为重要。　２００８年专利法六十二条规定了现有技术抗辩：　“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施　’对专利权利要求所作的历史性修改，对于其明确限定　其权利要求或者放弃请求保护的技术内容，则不能适　用等同原则将其专利权保护范围延伸到该技术内容　所确定的范围。”［４９１　如果修改后的权利要求对照修改前的权利要求　缩小了，二者相比的不同部分是否都属于禁止反悔的　范围，对此还没有公认的做法。有的认为只有专利权　人明示放弃的内容才属于禁止反悔的范围，所以在未　的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构　成侵犯专利权。”　”　在专利侵权诉讼中，尽管按照等　同原则可以认定被控侵权物已落入了原告的专利权　保护范围，但被告可以以该技术是公知技术为由抗　辩。或者可以说，此时无需再审查原告的权利要求解　释方法，因为无论如何解释权利要求都不能把被告使　用的已有技术解释成原告的专利技术。“专利权人只　能从其真正的发明中取得利益，而对于已有技术以及　明示放弃的情况下，即使权利要求缩小了也不属于禁　止反悔的范围；有的认为只要缩小的内容都属于禁止　反悔的范围。对专利权人而言，第一种观点过于宽　从已有技术中以显而易见的方式得到的技术，专利权　松，第二种观点又过于苛刻。在“地方国营浙江慈溪　人不享有任何独占性质的权利。”［６１８　即现有技术抗辩　密封材料厂诉萧山市密封件厂膨胀石墨通用盘根及　的适用先于禁止反悔原则和等同原则的适用。　那么，用来抗辩的现有技术是否需要是自由的，　制造方法专利侵权纠纷一案’　！中，二审法院采用的　是第一种观　认为专利权人未明示放弃，不适用禁　止反悔原则，被控侵权产品构成等同侵权。①笔者认　即在该现有技术之上是否存在其他的专有权利影响　抗辩的效力？笔者认为，根据我国的专利立法原理，　被控侵权人使用的已有技术只要是在专利申请日之　点，即只考虑该用来抗辩的技术是否公知，而不需要　为二审法院的做法对专利权人未免过于宽松，应采取　折中的方法处理此种情况，即专利申请中的所有修改　前已公开的技术即可，不要求同时具备自由公用的特　和陈述意见并不必然导致禁止反悔的效力，只有当承　诺的内容对专利权的授予或维持产生了实质性的作　考虑其是否公用。即使考虑其是否公用也应由真正　用，且对有关技术特征所作的限制、排除或放弃的承　的权利人来主张权利，那就当另案讨论了。　诺是书面的明示，并记载在专利文档中才产生禁止反　①该案中，在专利审查过程中专利权人针对审查员的审查意见将权利要求中的一个技术特征“有机类粘结剂”改为“有机　类粘结剂丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯的一种”，二审法院认为专利权人未明示放弃使用丁晴、氯丁、醋酸乙烯酯ＰＡ￣＇Ｆ的有机类粘结　剂，不属于禁止反悔的范围，因此被控侵权物以“丙烯酸酯水溶性聚合物”替代“醋酸乙烯酯”属于等同替换，构成等同侵权。　６６　多余指定原则的严格适用　“多余指定原则又称排除非必要技术特征原则，　其基本含义是，当专利独立权利要求中记载了与完成　发明目的无关的技术特征时，可以将该技术特征认定　禁止反悔原则和现有技术抗辩原则的限制。最后要　特别注意的是，同样是为了保护专利权人的利益，在　我国目前权利要求撰写水平有限的情况下，法院在短　为附加技术特征或非必要技术特征，不是专利技术的　构成部分。如果被告在被控侵权物中未实现该附加　技术特征或非必要技术特征，仍可以认定被告构成侵　时期内也需要严格适用多余指定原则。　法律是社会利益的调整器，但法律效益和社会效　益之间存在的差距是客观存在的，只能减少无法消　灭。在专利权利冲突中，我国已作出的部分判决的局　限性也是不可避免的。因此，在法律经济分析的理念　权。”　我国法律对此亦未作出明确规定。它与等同　基础上，从衡平视角出发解决冲突就显得尤为重要。　侵权的区别在于，后者权利要求书中的必要技术特征　在被控侵权产品中被替换了，仍以另一种形态存在于　参考文献：　被控侵权产品中，而前者指权利要求书中的非必要技　【１］中华人民共和国专利法２００８［Ｍ］．北京：知识产权出版社，　术特征的某一项在被控侵权产品中根本不存在。　２００９．　对于是否应当适用多余指定原则一直以来就争　『２］２００８年国家司法考试法律法规汇编【ｃ］．北京：中国政法大　议不休。笔者认为，站在我国专利制度与世界接轨的　学出版社，２００８．　高度，鉴于多余指定原则的适用会使专利权利要求的　［３］最高人民法院民事审判第三庭．知识产权审判指导与参　内容产生不确定性，且有碍于撰写权利要求书的水平　考：总第５卷［Ｍ】．北京：法律出版社，２００２．　提高，“不利于促进专利代理人的业务水平和专利代　［４］最高人民法院民三庭．最高人民法院《关于审理专利纠纷　理行业的发展”［８１，并最终导致法院认定专利侵权的工　案件适用法律问题的若干规定》条文释义［Ｇ】／膺建明．新　作负担，因此对该原则的适用应持严格谨慎的态度。　专利法司法解释精解．北京：人民法院出版社，２００２．　四、结语　【５】童兆洪．知识产权判案评述【Ｍ］．北京：人民法院出版社，　２００３．　综上分析，笔者认为，在专利侵权判定中，首先适　【６】刘继祥．试论专利侵权诉讼中等同原则的适用［Ｇ］　永　用的是全面覆盖原则。其次，若根据全面覆盖原则判　顺．专利侵权判定实务．北京：法律出版社，２００２．　定不侵权时，为了保护专利权人的利益，法院应对权　［７］程永顺．专利侵权判断中几个主要原则的运用【Ｇ］胴呈永　利要求进行解释，以将权利要求的保护范围扩大到与　顺．专利侵权判定实务．北京：法律出版社，２００２．　每个技术特征相等同的技术特征，从而在进行创造性　［８】李艳，魏征．多余指定原则的终结『Ｊ］．中国发明与专利，　判断时适用等同原则。在此过程中，为了平衡专利权　２００６（８）：８７—８８．　人和社会公众之间的利益，在适用等同原则时要受到　Ｅｘｐｌｏｒｉｎｇ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｉｎｇ　Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｃｌａｉｍ　ＷＡＮＧＺｈｏｎｇ－ｍｉｎ　（Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ，Ｓｈａｎｄｏｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ｊｉ’ｎａｎ　２５０１　００，Ｃｈｉｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ，ｌａｗｓ　ａｎｄ　ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ　ｗｈｉｃｈ　ｃａｎ　ｂｅ　ｕｓｅｄ　ｔｏ　ｒｅｓｏｌｖｅ　ｐａｔｅｎｔ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　ａｒｅ　ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ　ｄｅｆｉｃｉｅｎｔ，ａｎｄ　ｊｕｄｉｃｉａｌ　ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ　ｉｓ　ｓｔｉｌｌ　ａｎ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｗａｙ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｐｒｏｃｅｓｓ，ｉｎｅｖｉｔａｂｌｙ，ｊｕｄｇｅｓ　ｗｉｌｌ　ｒｅｄｅｆｉｎｅ　ｔｈｅ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｉｎｇ　ｃｌａｉｍ　ｂｏｕｎｄａｒｉｅｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｅｘｐｌａｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　ｃｌａｉｍ．Ａｔ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ　ｔｉｍｅ，ｔｈｅ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｉｓ　ａｌｓｏ　ａ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｉｎ　ｗｈｉｃｈ　ｔｈｅ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ　ａｒｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ａｎｄ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ，ｗｈｉｃｈ　ｈａｓ　ａ　ｍａｊｏｒ　ｉｍｐａｃｔ　ｏｎ　ｔｈｅ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒ．　ｅｓｔｓ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｏ　ａｎａｌｙｚｅ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｌａｉｍ　ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐｒｏｐｅｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅａｃｈ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｉＳ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ｔｏ　ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｃｏｎｆｌｉｃｔ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ；ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｉｒｇｈｔ　ｉｎｆｒｉｎｇｅｍｅｎｔ；ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐａｔｅｎｔ　ｃｌａｉｍ；ｂａｌａｎｃｅ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ　６７