论两岸专利侵权判定原则——以发明与实用新型(新型)为例

论两岸专利侵权判定原则

——以发明与实用新型（新型）为例

刘俊焕 王 琪

（安徽财经大学法学院/管理科学与工程学院，蚌埠，233041）

摘 要：由于不同政治、经济制度的实行，决定了同一文化背景下存在两种不同的专利保护制度。而专利法律制度的不同，直接导致两岸间专利侵权纠纷数量激增，严重影响经贸往来，因此有必要研究两岸专利侵权判定的异同。对两岸发明、实用新型（新型）要件及侵权判定原则比较，指出大陆应借鉴吸收台湾地区的有效规定，立足实际情况，加强自身立法建设。

关键字：两岸 专利侵权 判定原则 中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1672—7355（2011）09—0161—02 一、导语

《中华人民共和国专利法》（简称“大陆专利法”）自1985年施行起，经1992、 2000、2008年三次修正。台湾地区早期的《专利法》是1944年公布，1949年1月1日施行的。这部法律，“开中国专利法先河，是中国第一部正式颁行并具有现代意义的专利法”。[1]其后，经1959、1960、1979、1986、1994、1997、2001和2003年八次修正。20世纪90年代之前的几次修正，数1986年修改幅度较大，已基本符合专利立法的国际化趋势。从2006年起台湾地区立法院陆续召开15场公听会，并于2009年2月起再次召开8场公听会，听取各界意见，对现行专利法进行第九次修正，拟具修正草案。

两岸专利法有不少共同点1，但不同政治、经济制度的实行，决定了同一文化背景下存在两种不同的专利保护制度。比较两岸专利法律制度的异同，尤其在专利侵权判定方面的差异，籍以相互增进了解、彼此借鉴，有助于促进两岸科技与经贸交流的深层次发展。

二、两岸发明与实用新型（新型）专利要件分析

大陆自实施专利法，便将专利分为三种：发明、实用新型和外观设计。台湾地区规定了发明、新型和新式样三种专利类型。2009年台湾地区专利法修正草案为符合产业界及国际间对设计保护的通常概念以及明确表征其标的，拟将“新式样”更名为“设计”。本文仅分析发明与实用新型（新型）要件的异同。

（一）大陆发明与实用新型要件分析

授予专利权的发明和实用新型，应具备新颖性、创造性和实用性。

1、新颖性

新颖性指该发明或实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载于申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。其中现有技术指申请日以前国内外公众所知的技术。2008年大陆专利法修正前采用“相对新颖性”的授权标准——申请专利的发明创造，若未在国内外公开发表过，同时也未在国内公开使用过或以其他方式为公众知晓，那就符合新颖性，可以被授予专利权。[2]修正后，授权标准则提高为“绝对新颖性”，即申请专利的发明创造不属于现有技术，不为国内外公众所知。只有满足这个条件，才符合新颖性且授予其专利权。显然，修正后对未在国内外公开发表过且未在国内公开使用过，但是在国外曾被公开使用过的技术，就不能再授予其专利权。

1

本文为2010年安徽财经大学研究生科研创新基金项目（ACYC2010CL11）的阶段性成果之一。

161

2、创造性

创造性指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。大陆《审查指南》对其作了进一步解释说明：突出的实质性特点，指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。若发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或有限的试验就能自然而然得出的结果，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点；显著的进步，指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。实用新型的创造性标准低于发明，仅为具有实质性特点和进步，相较于发明是比较容易判断的。

3、实用性

实用性指该发明或实用新型能够制造或使用且产生积极效果。关于“积极效果”的规定为大陆专利法所独有。《审查指南》解释说明“能够制造或使用”是指申请的主题能够在产业上制造或使用，即能在工农业等行业生产中大量制造且应用于工农业生产或人民生活，同时能够产生积极的效果。所以又称工业实用性。

（二）台湾地区发明与新型要件分析

发明指利用自然法则之技术思想之创作；新型指利用自然法则之技术思想，对物品之形状、构造或装置之创作。两者的要件有三：新颖性、进步性与产业上利用性。

1、新颖性

新颖性指该发明尚未形成公知或公用的技术思想。[3]台湾地区采“绝对新颖性”（国内外均需要新颖性）及“客观新颖性”（即除发明人主观认为新颖之外，尚需要在申请日或优先权日未存有该发明或新型）标准。也就是不能在国内或国外为公众所知悉、已经公开使用的或见诸于刊物上。

2、进步性

进步性指对技术思想的完成步骤。对其主观上采“所属技术领域中具有通常知识者”为判断标准，客观上则“依申请前的先前技术”为判断依据。

3、产业利用性

产业利用性指技术内容已臻成熟阶段，得被制造或使用于各种产业而言。亦即具有实用性，已达产业上可实施阶段。[4]台湾专利法规定：“凡可供产业上利用之发明（新型），无下列情事之一者，得依本法申请取得发明（新型）专利。”这就要求对产业利用性的审查应先于上两个要件。只要发明或新型有被制造使用的可能，便符合产业利用性；至于是否已被制造使用或具有经济利益并不要求。

三、两岸发明与实用新型（新型）侵权判定原则比对 （一）全面覆盖原则

依大陆《专利侵权判定若干问题的意见》规定，全面

东方企业文化·百家论坛 2011年9月

覆盖指被控侵权物（产品或方法）将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应且相同。全面覆盖原则又称字面侵权原则，即若被控侵权物的技术特征包含了专利权利要求项记载的全部必要技术特征，则构成侵权。

台湾地区称“全要件原则”，指申请专利范围的请求项中每一个技术特征完全对应表现在待鉴定对象中，包括文义的表现及均等的表现。决定待鉴定物是否落入专利案专利范围的相同字面限定范围，需就专利案每一构成元件是否与待鉴定物对应元件数目、构成及目的、功效是否皆相同作认定。若全部相同则适用全要件原则，此时再认定是否有消极均等论的适用；若未落入，则进而认定是否适用均等论。

（二）等同原则

等同原则的历史可追溯到1818年美国最高法院对June v.Baton一案的判决，但对其发展起较大作用则是1950年Graver Tank & Mfg Co.v.Linde Air Products Co.案的判决。这个判决明确了构成等同的判断准则，即判断专利发明和被控侵权行为客体的对应技术要素是否“以基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果”，又

[5]

称“功能——方式——效果”准则。

大陆所称的等同原则理论未规定于专利法条文中，最高人民法院曾对其解释。新修正后的专利法所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创作性劳动就能够联想到的特征。

台湾地区称其“均等论”，相同的是，台湾的均等理论亦未规定于专利法条文中。台湾《专利侵害鉴定要点》（简称《要点》）指出，“均等论”系基于保障专利权人利益的立场，避免他人仅就其申请专利范围之技术特征稍作非实质之改变或替换，而规避专利侵权的责任。由于以文字精确、完整描述申请专利范围，实有其先天上无法克服的困难，故专利权范围得扩大至申请专利范围之技术特征的均

[6]

等范围，不应仅局限于申请专利范围之文义范围。为避免过度扩大解释之范围，运用均等论解释申请专利范围，应受以下限制：

第一，先前技术之范围；

第二，依据先前技术显而易见者；

第三，依据改恶理论所衍生之不具进步性之物品或方法；

第四，专利技术所涵盖之技术。[7] （三）禁止反悔原则

大陆的此原则是由法院创立的，指在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请作出的修改和针对专利局审查通知书作出的意见陈述有可能会对其专利权保护范围产生一定限制作用，这种限制作用体现在禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中。大陆虽无明文规定，但法官普遍认为，在专利申请、侵权审判中，专利权人对权利要求的解释应该一致，不能为获得专利，在申请过程中对权利要求作出狭窄的解释，又在日后的侵权诉讼中，为使权利要求能够覆盖上被控侵权物又对权利要求作出较宽的解释。对于在申请过程中己承诺、认可或放弃的那部分内容，专利权人在以后的侵权诉讼中不能反悔。[8]

台湾地区称为禁反言原则，为“申请历史禁反言或申

请程序禁反言”的简称，是防止专利权人籍“均等论”重为主张专利申请至专利权维护过程任何阶段或任何文件中已被限定或已被排除的事项。《要点》规定：所谓禁反言原则系指专利权人于申请过程之阶段或提出之文件上，已明白表示放弃或限缩之部分，其嗣后于取得专利权后或专利

[9]

侵权诉讼中，不得再行主张已放弃或限缩之权利。该原则既然能限制均等论的适用，因此要在适用均等论后，再加以讨论检验。禁反言原则不容许专利权人籍“均等论”重为主张其原先已限定或排除的事项，得以成为“均等论”的阻却事由。禁反言的分析应属于专利侵害认定不可或缺的一环，禁止反悔原则与等同原则在适用上发生冲突时，应优先适用禁止反悔原则。

（四）多余指定原则

多余指定原则起源于八十年代大陆专利制度发展的初期。从德国过去的有关概念中引进的，其含义是指如果所属领域中的技术人员在理解权利要求所限定的技术方案时认为该权利要求中所记载的某一技术特征对于解释发明所解决的技术问题来说是多余的，则可以依据“多余指定原则”忽略该技术特征，即使被控侵权行为的客体中不存在该技术特征，也同样可以得出构成侵权行为的结论。[10]虽然在大陆专利法里，找不到关于多余指定原则的规定，但在司法实践已经体现。

于2004年停止适用的台湾专利专责机关公布的《专利侵害鉴定基准》中的说明，申请专利范围中的“非必要技术构成”即为大陆所称的“多余指定”。根据台湾现行的《专利侵害鉴定要点》指出，申请专利范围所记载内容系一整体之技术手段，不论元件、成分或步骤如何拆解或组合，申请专利范围所记载之技术特征都不能省略。比对申请专利范围与待鉴定对象时，应以解析后之申请专利范围之技术特征与待鉴定对象之对应元件、成分、步骤或组合关系逐一比对。待鉴定对象欠缺解析后申请专利范围之任一技术特征，即不符合“文义读取”，因此，“非必要技术构成”以不再适用于专利侵权的比对分析。

四、结语

两岸专利权保护是当前我国推进创新型国家建设过程中，引进其他地区先进技术的一个重要途径，也是大陆不断扩大吸收台商投资的一项重要措施。两岸经贸合作中出现的专利侵权纠纷数量的增加，使得对两岸专利侵权判定的比较研究非常必要。本文在比较两岸专利侵权判定的相关法律和理论后，笔者认为，大陆地区应当借鉴台湾地区的一些有效规定，加强自身的立法建设。例如，应将等同原则更加具体化，平衡专利权人利益与社会利益。总之，大陆地区在进行专利侵权判定的立法建设时，既要兼顾大陆的实际又要借鉴台湾地区先进有效做法，做到标准明确统一并具有可操作性。

参考文献：

[1] 王霄燕.论1944年国民党政府《专利法》[J].科学技术与辩证法，2001（3）：76—79.

[2] 尹锋林.我国《专利法》第三次修改的主要内容及其意义[J].学习论坛，2010（1）：78—80.

[3] 赵晋枚、蔡坤财等.智慧财产权入门[M].台北：月旦出版公司，1998：27.

[4] 曾陈明汝、蔡明诚.两岸暨欧美专利法[M].台北：新学林出版股份有限公司，2009：50.

[5][8][10] 杨艳丽.论专利权保护范围的确定及专利的侵权判定[D].中国政法大学学位论文，2005.

全华科技图书股[6] 冷耀世.两岸专利法比较[M].台北：

份有限公司，2006：153.

[7][9] 林洲富.专利法—案例式[M].台北：五南图书出版股份有限公司，2008：250、268.

162